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Devin c/ EUIPO : des conditions d'enregistrement d'un nom géographique en tant que marque de l'Union européenne

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Devin c/ EUIPO : des conditions d'enregistrement d'un nom géographique en tant que marque de l'Union européenne

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29/10/2018
Dernière mise à jour : 29/10/2018
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La réservation individuelle des noms géographiques de l'Union européenne en tant que signes distinctifs est une affaire délicate, du fait de la présence de l'impératif de disponibilité de l'intérêt général, mais possible sous certaines conditions rappelées dans cet arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 25 octobre 2018.

Le Tribunal annule la décision d'annulation de l'EUIPO de la marque de l'UE verbale Devin enregistrée par la société bulgare Devin AD pour les boissons non alcooliques, notamment les eaux minérales. Précédemment, l'EUIPO avait annulé cette marque, identique au nom de la ville bulgare de Devin, après avoir constaté la connaissance de cette dernière du grand public bulgare, grec et roumain en tant que station thermale et source des eaux minérales ce qui résultait selon l'Office en la descriptivité du signe de l'origine géographique des produits couverts par la marque.

Une marque de l’UE composée d'un nom géographique n'est pas descriptive lorsque ce nom n'est pas actuellement renommé en tant que lieu de production des produits ou de prestation des services en cause, et lorsqu'il n'est pas non plus raisonnable d'envisager qu'il puisse désigner, à l'avenir, la provenance géographique de ces produits ou services (TPICE, 8 juill. 2009, aff. T-225/08, Mineralbrunnen Rhön c/ OHMI, « Alaska », pts 27 et 31. – TPICE, 15 oct. 2008, aff. T-230/06, Rewe-Zentral AG c/ OHMI, « Port Louis », pt 60. – TPICE, 25 oct. 2005, aff. T-379/03, Peek & Cloppenburg KG c/ OHMI, « Cloppenburg ». – Pour une solution inverse, V. TPICE, 15 oct. 2003, aff. T-295/01, Nordmilch eG c/ OHMI, « Oldenburger ». – TPICE, 7 juin 2005, aff. T-316/03, Münchener Rückversicherungs c/ OHMI, « MunichFinancialServices »).

• Dans son raisonnement, le Tribunal s'arrête d'abord sur la définition du « consommateur moyen » dont la connaissance du lieu géographique et des produits en cause doit être liée pour retenir la qualification de signe descriptif empêchant sa réservation par marque.

Or, s'agissant du consommateur moyen bulgare, le Tribunal constate que la marque bulgare Devin, du fait de son exploitation, jouit sur le territoire national d'un caractère distinctif accru, et même d'une renommée pour les eaux minérales, et que son équivalent de l'Union européenne bénéficie au moins d'un caractère distinctif normal ce qui suffit pour contrecarrer la reconnaissance par le consommateur moyen bulgare du terme « devin » comme étant le nom géographique d'une ville de Bulgarie (pts 33 à 35).

En deuxième lieu, il apparaît au Tribunal que la référence aux consommateurs des pays voisins, Grèce et Roumanie, afin d'élargir le spectre des consommateurs moyens est également d'une pertinence douteuse dans la mesure où :

- d'une part, le simple fait que la petite ville de Devin soit détectée par les moteurs de recherche internet ne suffit pas à établir, conformément aux exigences légales et jurisprudentielles, qu'il s'agit d'un lieu connu d'une partie importante du public pertinent de Grèce et de Roumanie (pts 39 à 41) ;

- et, d'autre part, que le consommateur moyen d'eau minérale et de boissons dans l'Union ne jouit pas d'un haut degré de spécialisation en géographie ou en tourisme. Ainsi, en se focalisant à tort sur les touristes étrangers, notamment grecs ou roumains, qui visitent la Bulgarie ou Devin, l'Office n'avait pas pris en considération l'ensemble du public pertinent, constitué par le consommateur moyen de l'Union, notamment de Grèce et de Roumanie, mais s'est, à tort, limitée à une partie minime ou infime du public pertinent, qui, en tout état de cause, s'avère négligeable et ne saurait être tenue pour suffisamment représentative de celui-ci (pts 47 et 48).

• Puis, le Tribunal se penche sur l'équilibre entre la disponibilité du nom géographique pour les tiers, relevant de l'intérêt général, et sa réservation à titre de droit exclusif de marque. Dans un raisonnement à l'inverse, le Tribunal démontre qu'une telle réservation ne saurait empêcher la disponibilité du signe pour les tiers :

- d'abord, des utilisations descriptives de ce nom géographique aux fins de promouvoir la ville en tant que destination touristique demeurent toujours possibles (pts 77 à 79) ;

- mais aussi, le principe de spécialité du droit de marques sert de garde-fous destinés à préserver les intérêts des tiers en évitant des réservations trop gênantes. Pour une marque simple, il exige un double de critère de similarité des produits et services et de similitudes de des signes. En ce qui concerne les marques de renommée, bien que bénéficiant d'un champ de protection élargi, elles ne peuvent pas empêcher des usages pour « juste motif » ne portant pas de risques de dilution, de ternissement ou de parasitisme (pts 85 et 86).